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Technologie, propriété intellectuelle et communications

Commerce en ligne et marques de commerce

  • Caroline Guy
Par Caroline Guy Avocate et agent de marques de commerce
Le propriétaire d’un commerce en ligne doit-il enregistrer sa marque de commerce mondialement?

Pas nécessairement, il est recommandé d’enregistrer sa marque dans les pays où l’entreprise exerce ses activités ou a réellement l’intention de faire affaires. Il faut toutefois savoir que malgré l’adhésion du Canada au Protocole de Madrid qui permet l’enregistrement d’une marque internationale, le coût pour protéger une marque de commerce dans tous les pays est substantiel. Il est donc important de bien identifier les marchés potentiels des produits et services portant la marque et de faire une analyse coûts-bénéfices.

Même si les produits ou services de l’entreprise sont disponibles sur Internet, ils ne sont pas nécessairement offerts ou vendus dans tous les pays. La règle générale est qu’une marque de commerce est considérée comme employée avec des produits portant la marque lorsque ceux-ci sont vendus dans le pays en question. En ce qui concerne les services, il faut habituellement que l’offre s’adresse aux résidents du pays et que les services soient disponibles dans le pays.   

L’enregistrement d’une marque internationale peut grandement faciliter l’enregistrement d’une marque lorsque celle-ci doit être protégée dans plusieurs pays. Dans une seule demande, il est possible de choisir plusieurs juridictions pour lesquelles une protection est demandée. À l’heure actuelle, l’Union de Madrid couvre 124 pays, dont les États-Unis, la Chine, la Russie, le Brésil, tous les pays de l’Union européenne et plusieurs pays d’Afrique. Des droits officiels sont exigés en fonction du type de marque, du nombre de juridictions et du nombre de classes de produits et services. Par ailleurs, même s’il s’agit d’une seule demande d’enregistrement, celle-ci est examinée séparément dans toutes les juridictions en fonction des différentes législations.   

L’enregistrement de la marque internationale n’est pas toujours la meilleure stratégie, notamment en raison de la période de dépendance avec la demande de base. En effet, la demande internationale doit être basée sur une demande ou un enregistrement de base pour la même marque dans le pays d’origine du requérant. L’enregistrement international est donc lié à la demande correspondante dans le pays d’origine pour une période de cinq ans et la perte des droits de la marque de base entraine ainsi la perte des droits correspondants sur la marque internationale pour tous les pays désignés. Il est alors possible de convertir l’enregistrement international en enregistrements nationaux pour chaque pays désigné, mais cela implique des frais importants.

Notre équipe de marques de commerce sera en mesure de vous conseiller sur la meilleure stratégie de protection de vos marques de commerce au Canada comme à l’étranger. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.

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