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Technologie, propriété intellectuelle et communications

Accélération du traitement de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce : droits menacés et impact de la COVID-19

  • Johanne Muzzo
Par Johanne Muzzo Avocate et agent de marques de commerce
30 mois. Voici le délai actuel moyen de l’Office de la propriété intellectuelle (ci-après « OPIC ») entre la date de la production d’une demande d’enregistrement de marque de commerce et son examen.

Ce retard exceptionnel provoque enfin une réponse timide de la part des autorités administratives pour protéger les droits des propriétaires de marques de commerce en attente de l’octroi de leurs droits. Dans certaines circonstances, il est maintenant possible de déposer une requête d’accélération du traitement de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce.

Également, voulant participer à l’effort national contre la pandémie causée par la COVID-19, l’OPIC a également ouvert la porte à des requêtes d’accélération de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce contenant des services ou des produits liés au domaine médical et à la COVID-19.

Les situations et les critères devant être rencontrés sont résumés ci-dessous :

A. Vos droits en danger par des agissements de tierces parties

Depuis le 3 mai 2021, il est maintenant possible de produire une requête d’accélération de l’examen lorsque vous faites face à au moins une des situations suivantes :

  1. Une procédure judiciaire est attendue ou est en cours au Canada en ce qui concerne votre marque de commerce en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement;
  2. Vous combattez la contrefaçon de produits à la frontière canadienne en ce qui concerne votre marque de commerce en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement;
  3. Vous devez faire enregistrer votre marque de commerce afin d'empêcher que vos droits de propriété intellectuelle subissent de graves désavantages sur les marchés en ligne; ou
  4. Vous devez faire enregistrer votre marque de commerce afin de préserver la revendication de priorité dans un délai défini et à la suite d'une demande à cet effet par un office de propriété intellectuelle étranger.

Cette requête doit être accompagnée d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle signée par une personne qui a une connaissance des faits et qui précise les circonstances et les raisons qui justifient la requête.

Si les circonstances décrites aux points 1, 2 et 4 sont assez claires, celle décrite au point 3 ouvre la porte à différentes situations. Si vous constatez des faits qui vous font craindre une perte de droits dans la protection de votre ou vos marques de commerce dans le cadre du commerce en ligne, n’hésitez pas à contacter l’un des membres de notre équipe des marques de commerce pour discuter de votre situation.

B. Vos produits et services sont de nature médicale et en lien avec la COVID-19

Depuis quelques mois, il est possible de demander un examen accéléré d’une demande d’enregistrement pour une marque de commerce en lien avec des produits et services de nature médicale en lien avec la COVID-19.

La requête doit être accompagnée d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle signée par une personne ayant connaissance des faits. Pour y avoir droit, il faut se retrouver dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  1. Une procédure judiciaire est en cours au Canada en ce qui concerne votre marque de commerce en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement;
  2. Vous combattez la contrefaçon de produits à la frontière canadienne en ce qui concerne votre marque de commerce en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement;
  3. Vous avez soumis une demande d'autorisation auprès de Santé Canada ou vous avez déjà été autorisé par l’organisme pour l'utilisation des produits ou services énumérés dans votre demande d'enregistrement, sous le même nom que la marque de commerce. L’OPIC cite les exemples suivants :
  • une homologation pour un instrument médical;
  • une licence d'établissement d'instruments médicaux (LEIM);
  • une autorisation en vertu de l'Arrêté d'urgence concernant l'importation et la vente d'instruments médicaux destinés à être utilisés à l'égard de la COVID-19;
  • une autorisation d'essais expérimentaux (AEE);
  • une autorisation en vertu de l'Arrêté d'urgence sur les essais cliniques d'instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19 (AAU EC);
  • une lettre de non-objection (LNO) pour les essais cliniques;
  • un avis de conformité (AC);
  • une autorisation en vertu de l'Arrêté d'urgence concernant l'importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19.

Afin d'être admissible à l'examen accéléré dans le cadre de cette procédure, la demande d'enregistrement doit comprendre au moins un produit ou service parmi les types suivants :

  • produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux (tels que des tests de diagnostic, des ventilateurs) ou des équipements de protection médicaux (tels que des masques d'hygiène pour protection contre les infections virales, des gants jetables à usage médical) qui servent à prévenir, diagnostiquer, traiter ou guérir la COVID-19;
  • services médicaux ou services de recherche médicale afin de prévenir, diagnostiquer, traiter ou guérir la COVID-19.

Notre équipe peut vous assister pour tous vos besoins en marques de commerce au Canada et à l’étranger. N’hésitez pas à nous contacter.

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