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Brexit et marques de commerce : à vous de jouer!

  • Micheline Dessureault
Par Micheline Dessureault Associée et agent de marques de commerce
Vous faites des affaires en Europe? Vos marques de commerce ont été déposées ou enregistrées comme marques de l’Union européenne (ci-après « l’UE »)? Vous ne les avez pas enregistrées, mais y songez, pour mieux protéger vos efforts de commercialisation en Europe, dont au Royaume-Uni? Attention, l’entrée en vigueur du Brexit a un impact et vous devez réagir.

En effet, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE depuis le 1er janvier 2021. Que se passe-t-il alors des marques de commerce que vous aviez déposées ou pour lesquelles vous avez obtenu un certificat d’enregistrement de l’UE, qui couvrait les 28 pays membres avant le retrait du Royaume-Uni?

1- Si vous aviez déjà obtenu l’enregistrement d’une marque de commerce de l’UE avant le 31 décembre 2020

Le Royaume-Uni a simplement créé, au 1er janvier 2021, une copie identique (un « clone ») à l’enregistrement que vous aviez obtenu auprès de l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après « l’EUIPO »), et ce, sans frais.

Le certificat d’enregistrement britannique couvrira donc les mêmes produits et services, pour la même durée. Un des impacts du Brexit sera cependant qu’au moment du renouvellement de la marque de commerce, vous devrez renouveler séparément la marque de l’UE auprès de l’EUIPO et la marque britannique auprès de United Kingdom Intellectual Property Office (ci-après « UKIPO »). Donc des frais de renouvellement payables dans les deux juridictions.

Il est aussi essentiel de désigner immédiatement un agent de marque de commerce local, afin d’être avisé de tout problème ou attaque contre la marque de commerce britannique.

2- Si votre demande d’enregistrement était seulement en cours de processus d’enregistrement au 31 décembre 2020

Vous avez alors neuf (9) mois à compter du 1er janvier 2021 pour convertir votre demande d’enregistrement en une demande nationale britannique auprès de UKIPO. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une date de priorité identique à celle de dépôt de votre marque de l’UE, vous conférant donc une protection rétroactive fort avantageuse par rapport aux marques déposées au Royaume-Uni dans l’intervalle.  

Encore une fois, il est nécessaire de désigner un agent de marque de commerce local.

3- Vous n’avez pas encore déposé vos marques de commerce en UE ni au Royaume-Uni?

La protection de vos marques de commerce se doit d’être au cœur de votre stratégie de commercialisation en sol européen. Le Royaume-Uni étant un marché d’une grande importance pour les entreprises canadiennes, il est donc dorénavant nécessaire de prévoir une stratégie particulière de protection pour ce pays, puisque la marque de l’UE ne couvre dorénavant plus que 27 pays depuis le retrait du Royaume-Uni. À noter qu’il faut aussi envisager des dépôts distincts pour la Suisse et la Norvège, deux pays européens d’importance qui ne font pas non plus partie de l’UE.

Il est aussi possible de maintenant envisager le dépôt d’une marque « internationale » grâce au Système de Madrid, depuis que ce système a été rendu accessible en juin 2019 aux Canadiens. Ceci permet de déposer une (1) seule demande, listant les états ou organisations désirés (appelés « parties contractantes »), plutôt que de devoir déposer des demandes séparées dans chaque pays. Ce sont au total, en date de ce jour, 123 états et organisations qui peuvent ainsi être sélectionnés pour fin d’enregistrement de la marque, les frais étant évidemment payables à l’égard de chaque partie contractante sélectionnée, dont le Royaume-Uni, si désigné.

Le Système de Madrid réduit donc considérablement les formalités de dépôt par un (1) seul formulaire et le paiement centralisé des taxes officielles, tout comme de simplifier les procédures ultérieures, notamment au moment du renouvellement de la marque après 10 ans, au cas de changement d’adresse ou au cas de changement de propriétaire de la marque, par exemple lors d’une vente d’entreprise ou d’une réorganisation corporative. Ce système permet aussi d’ajouter ultérieurement des pays à l’enregistrement international, lorsque de nouveaux marchés seront développés par l’entreprise.

La protection de marques de commerce via le Système de Madrid réduit donc considérablement les frais associés à la protection à l’international, lorsque la demande ne rencontre aucun problème au niveau des états et organisations sélectionnés. Mais le système de Madrid n’est certainement pas parfait ni recommandé dans tous les cas. Il est donc essentiel d’être bien conseillé.

Notre organisation, en collaboration avec nos partenaires internationaux dont au Royaume-Uni, est à même de vous conseiller sur le choix de vos marques de commerce et leur protection, de même que de prendre en charge le dépôt et l’enregistrement de votre portefeuille de marques de commerce tant au Canada qu’à l’étranger.

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  • À propos de Micheline Dessureault

    Associée et agent de marques de commerce

    Micheline est une pionnière en affaires internationales et une experte en propriété intellectuelle. (…)
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