Technologie, propriété intellectuelle et communications

Invalidation d’une marque de commerce enregistrée

  • Erin Schachter
Par Erin Schachter Avocate
Un entrepreneur souhaite vendre un produit et découvre que le nom qu'il a choisi pour celui-ci est une marque de commerce enregistrée. Cependant, en examinant la situation plus attentivement, il se rend compte que de nombreuses entreprises et personnes utilisent ce nom pour leurs produits sur le marché. L’entrepreneur estime que ce nom n'aurait jamais dû être enregistré en tant que marque. L’entrepreneur peut-il invalider cette marque même si elle est déjà enregistrée dans le registre des marques de commerce?

Oui. Bien que le propriétaire d'une marque enregistrée bénéficie de la présomption de validité de l'enregistrement, une personne intéressée peut demander à la Cour fédérale d'invalider l’enregistrement d’une marque de commerce. Pour ce faire, une personne intéressée doit intenter une action devant la Cour fédérale et demander que le tribunal invalide l'enregistrement. En vertu de l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce, la Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée. À la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime pas ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.

Dans l'affaire 8073902 Canada inc. c. Vardy 2019 CF 743, la Cour fédérale a statué en faveur de 8073902 Canada Inc. et de Ice Cold Distributions Inc. et a radié la marque de commerce « DIAL-A-BOTTLE » (ci-après la « Marque »). La Cour fédérale a déterminé que la Marque manquait de caractère distinctif au moment de l'enregistrement. Plus précisément, la Cour a estimé que le propriétaire de la Marque n'avait pas fait valoir ses droits de manière adéquate en permettant à de nombreuses entreprises et personnes d'utiliser des variantes de la Marque pendant de nombreuses années, ce qui a fait perdre à la Marque son caractère distinctif. La Cour a donc radié la Marque du registre des marques de commerce.

Si vous avez des questions concernant l'enregistrement de votre marque, l'enregistrement d'un tiers ou la manière de faire valoir vos droits sur une marque, n'hésitez pas à contacter un membre de notre équipe en propriété intellectuelle.

1