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Enregistrement de marques de commerce au Canada – importants changements

  • Mélissa Pelletier
Par Mélissa Pelletier Associée
Dans moins d’un mois, l’univers des marques de commerce s’apprête à subir d’importants changements au Canada.

En effet, la version modernisée de la Loi sur les marques de commerce (ci-après « Loi  ») entrera en vigueur le 17 juin 20191. Plusieurs modifications substantielles seront apportées au cadre légal actuellement en place.

Le critère de l’emploi

Parmi les nouveautés, le système actuel subira un changement majeur avec la disparition de l’emploi comme critère pour obtenir l’enregistrement de toute marque de commerce au Canada.

À ce jour, l’emploi d’une marque de commerce au Canada était nécessaire à son enregistrement et à son maintien. Le propriétaire de la marque avait la responsabilité de l’employer au Canada et de faire la preuve de cet emploi2, sans quoi il risquait de perdre son enregistrement. Pour plusieurs, le critère de l’emploi était un élément central du système canadien des marques de commerce. La modification de la Loi et la décision d’éliminer le critère de l’emploi suscitent, donc, d’importantes réactions.

L’élimination de ce critère signifie que l’enregistrement d’une marque de commerce pourra être accordé à une personne, même si cette dernière n’emploie pas réellement la marque désirée au Canada.

Toutefois, d’autres dispositifs d’opposition à un enregistrement seront permis, comme la mauvaise foi.

De plus, malgré l’élimination de l’emploi comme exigence d’enregistrement, l’emploi de la marque de commerce demeurera nécessaire dans les trois années suivant la date de l’enregistrement, afin de le maintenir. À la suite de cette période de trois ans, des procédures liées au défaut d’emploi pourront être amorcées3.

Les conséquences de l’élimination du critère de l’emploi

Nous sommes d’avis que ce changement à la Loi pourra tout de même avoir d’importantes conséquences, comme de créer des occasions de trafic de marques et d’encourager la présence de squatteurs de marques.

Depuis l’annonce de ces modifications, la présence de ces derniers se fait remarquer au Canada. Ce phénomène était déjà présent dans d’autres pays où le critère de l’emploi n’est pas requis afin d’enregistrer une marque de commerce. Ces personnes, parfois de mauvaise foi, obtiennent des droits sur des marques de commerce, sans utiliser ces dernières, dans le but d’obtenir de l’argent de commerçants légitimes qui désirent utiliser ces mêmes marques. Pour ce faire, ils enregistrent, au Canada, des termes communs et des marques de commerce actuellement utilisées dans d’autres pays afin d’éventuellement contraindre des entrepreneurs légitimes à leur acheter ces droits d’utilisation.

Nous recommandons donc aux propriétaires utilisateurs de marques de commerce de procéder sans tarder à l’enregistrement de celles-ci sur le registre officiel canadien.


1 Règlement sur les marques de commerce, DORS/2018-227, art. 162.
2 Loi sur les marques de commerce, art. 13.
3 Id., art. 45.

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